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他社が当社の登録商標を周知著名に！商標権侵害は認められるか？　

• 登録商標と同一の商標を、他社が使用開始した結果、
  他社の商標として全国的に周知著名なものとなってしまいました。
  一方、当社の使用は、地方のごく一部の地域のみで
  周知とは言えません。
  このような場合でも、商標権侵害の訴えは、認められるのでしょうか？
• 【事例3】
  地方のダイレクトメールの企画及び発送代行業等を行う株式会社である原告が、
  自社の保有する商標権を侵害するとして、
  「ゆうメール」又は「配達地域指定ゆうメール」の使用の差止め並びに、
  「ゆうメール」の標章を付したカタログ等の廃棄を求めました。
  裁判では、以下の点について争われました。
  
  (1) 被告が被告各標章を被告各役務に使用することが、原告の本件商標権を
  　　侵害するか（争点１）
  (2) 本件商標は、商標登録無効審判により無効にされるべきもので、原告の
  　　本件商標権の行使は許されないか（争点２）
  (3) 原告の本件商標権の行使が権利の濫用に当たり許されないか（争点３）
  
  特に、争点３で、被告は、「被告標章１（ゆうメール）は、被告の役務を識別する
  ものとして全国の需要者の間に広く認識されている。一方、原告の本件商標は、
  北海道やそのほかの一部の地域のみで使用されているもので、全国的に使用され
  ているものではない。したがって、商標法が保護すべき業務上の信用が多大に化体
  しているのは被告標章１の方である。このような状況において、原告の被告に対す
  る商標権の行使を認めることは、被告標章１が現実に果たしている多大な出所識別
  機能の発揮を妨げ、商標に化体した信用の保護という商標法の趣旨に反する結果と
  なるし、被告標章１の使用ができないことになれば、全国の需要者に混乱を招く結
  果となる。」と主張しました。
  
  しかし、その主張は認められず、判決は、原告の差止めを認めたものでした。
• これは、なぜでしょう？
  実は、被告が事業を引き継ぐ前の会社は、「ゆうメール」の商標登録出願を
  していて、本件商標の存在を理由にその出願は拒絶されていたのです。
  「事業を引き継いだ被告があえて被告標章１（ゆうメール）を使用して、本
  件指定役務と類似する役務を行っているのであり、このような事情の下では、
  その結果として、被告標章１が全国の需要者に広く認識されることになって
  いるとしても、原告による本件商標権の行使が権利の濫用に当たるというこ
  とはできないというべきである。」と裁判所は判断しました。
  この登録商標の存在を知っていてあえて使用を続けていたことが、
  かなり裁判官の心証に影響したのだと思われます。
• 被告は、事業開始前に手を打つべきでした。
  他社の登録商標があることを知りながら、その使用を開始するのは
  非常にリスクが高すぎました。
  企業努力によって、どんなに周知著名とした商標であっても、このように権利化していなければ、
  使用が差し止められることがあります。
  ※本事案は、知財高裁で和解が成立したため、被告は現在も商標を使用しています。
• このような事にならないためにも、事業開始前の出願を、強くおすすめします。
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• （参考）２２年（ワ）第１０７８５号 商標権侵害差止請求事件　　
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